La titolarità di un marchio europeo trova riconoscimento giuridico in tutti i Paesi dell’Unione Europea sì da tutelare il suo titolare da azioni illecite ben oltre i nostri confini nazionali.
Per la registrazione di tale marchio devono essere rispettati i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità e le ulteriori prescrizioni stabilite dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 che dovranno risultare ricorrenti in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Quel che deve tenere a mente il titolare di un marchio comunitario è che ai requisiti indispensabili per la registrazione del marchio deve aggiungersi il requisito per assicurarne la “permanenza” in vita, vale a dire il suo pieno uso.
La normativa comunitaria, infatti, prevede le ipotesi di decadenza del marchio dell’Unione Europea per non uso nell’art. 58 par.1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1001/2017 (il “Regolamento”).
Il titolare di un marchio UE può, infatti, decadere dai suoi diritti nel caso in cui vi sia una mancanza di uso effettivo del marchio entro cinque anni dalla registrazione o il suo uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso in cui l’inutilizzo sia giustificato da un motivo legittimo.
Per evitare di incorrere in tale decadenza, il Tribunale dell’UE ha stabilito che il titolare deve provarne l’uso effettivo, allegando e comprovando le circostanze che attestino uno sfruttamento del segno diretto ad ottenere o mantenere quote di mercato nei settori da lui interessati.
La giurisprudenza comunitaria ha inoltre chiarito che l’uso effettivo consiste in uno sfruttamento realedel marchio da parte del titolare, o con il suo consenso, per conservare o trovare quote di mercato per prodotti o servizi, escludendo ipotesi di uso meramente simbolico o sporadico.
In particolare, il giudizio sulla sussistenza dell’uso effettivo del marchio deve tener conto della natura dei beni per i quali il segno è stato ideato, deve valutare le caratteristiche del mercato di riferimento, l’ampiezza e l’intensità del suo uso.
Il Tribunale dell’Unione Europea, pronunciatosi nella cause T-910/16 e T-911/16 con sentenza resa il 4 aprile 2019, ha precisato che al fine di valutare l’uso effettivo di un marchio non rileva il successo commerciale o la strategia di un’impresa, bensì occorre verificare che il marchio assolva la sua funzione essenziale, ovvero quella di “garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco sul mercato”.
Qualora ciò non sia dimostrato, il Regolamento prevede la decadenza che, tuttavia, non è automatica, ma dovrà essere rilevata da un soggetto interessato all’uso di quel marchio attraverso un’azione presso l’Ufficio competente (EUIPO) ovvero, qualora il titolare del marchio abbia promosso contro un soggetto un’azione di contraffazione, attraverso una domanda riconvenzionale.
E graverà sul titolare del marchio del quale si contesta il mancato uso effettivo provarne invece l’uso.
Quando la decadenza per non uso di un marchio viene richiesta con domanda riconvenzionale anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione normativamente previsto, bisogna determinare il giorno nel quale può fissarsi a tutti gli effetti compiuto il periodo di mancato uso.
Con una recente pronuncia (Sent. del 17/12/2020 C-607/19), la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito, “CGUE”) si è pronunciata sulla questione.
Nello specifico, la Corte di giustizia federale tedesca, investita della questione in via riconvenzionale nell’ambito di un’azione di contraffazione di un marchio, ha chiesto, in via pregiudiziale, alla CGUE, di appurare (i) se l’individuazione del giorno di compimento (il cosiddetto dies ad quem) del periodo di mancata utilizzazione del marchio sia previsto dal Regolamento; (ii) quale sia la data da prendere in considerazione.
La CGUE, nella sua motivazione, ha rilevato che l’art. 55, par.1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 (applicabile al caso di specie), prevede che il marchio dell’UE è ritenuto privo del suo status giuridico nei limiti in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale; inoltre, su richiesta della parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore in cui è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
La CGUE ritiene dunque che sia da escludere che il termine del periodo quinquennale di mancata utilizzazione possa essere individuato con la data dell’ultima udienza di discussione del procedimento nazionale – momento rilevante ai fini del diritto tedesco per l’adozione della decisione del giudice – in quanto una tale ipotesi sarebbe considerata contraria con i generali scopi della decadenza previsti dallo stesso regolamento.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 55, par.1, del Regolamento (CE) n. 207/2009, secondo la CGUE, è dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale che dovrebbe valutarsi se sia giunto a conclusione il termine continuativo quinquennale di non utilizzazione, il quale rappresenta una delle circostanze che permettono di appurare la decadenza di cui all’art. 51, par.1, di tale regolamento.
Per la CGUE la domanda di accertamento del mancato uso effettivo di un marchio potrà essere validamente accolta unicamente nel caso in cui il mancato uso effettivo si sia verificato prima della proposizione della domanda giudiziale.
Secondo la CGUE, al fine di garantire identità di portata della tutela del marchio nei confini dell’Unione Europea, la fondatezza della domanda di decadenza non può essere ancorata alla durata del procedimento nazionale.
Nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano è possibile ipotizzare che la questione trattata sarebbe stata decisa in conformità al principio espresso dalla CGUE.
Va, infatti, considerato che la domanda giudiziale ha effetti sostanziali, conservativi e attributivi, in quanto diretti a far conseguire all’attore, laddove vittorioso, le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda.
In altri termini, con la pronuncia a definizione del giudizio l’Autorità Giudiziaria considera la situazione sostanziale dedotta in giudizio per come esistente al momento della proposizione della domanda.
Nel caso di specie, pertanto, il dies ad quem per la determinazione del non uso su cui si fonda la domanda di decadenza del marchio sarebbe ragionevolmente stato individuato alla data di proposizione della relativa domanda giudiziale.
Registrare un marchio comunitario, pertanto, assicura al suo titolare una tutela piena ed ad ampio spettro che però non è incondizionata e sempiterna: il mancato uso effettivo, infatti, potrà condurlo inesorabilmente alla mannaia della decadenza.
Coautore Laura Ricotta
