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Autore: Roberto Cima


Proprietà Intellettuale e Information Technology

Marchio UE: come evitare l’opposizione alla registrazione?

La recentissima sentenza resa dal Tribunale UE il 14 aprile 2021 all’esito della causa T-201/20, con riferimento al marchio figurativo Chianti Classico caratterizzato da un gallo di colore nero stilizzato, consente di soffermarsi sugli accorgimenti cui deve attenersi chi intende procedere alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea (di seguito, il “Marchio UE”) al fine di non vedere frustrati gli investimenti fatti per giungere a tale importante traguardo.

Un marchio richiesto, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio notorio anteriore, dovrà essere registrato laddove (i) sia esclusa una somiglianza visiva, fonetica e concettuale nell’ambito di una valutazione complessiva dei segni in conflitto; (ii) non sia rinvenibile un nesso con il marchio anteriore; (iii) non tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.

I suddetti presupposti sono stati vagliati dal Tribunale dell’Unione Europea (di seguito, il “Tribunale UE”) al fine di determinare la possibilità di tutelare un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, para. 5, del Regolamento CE n. 207/2009 (di seguito, il “Regolamento”, applicabile al caso di specie).

In particolare, il giudicante respingeva il ricorso promosso da Berebene S.r.l. volto ad ottenere la registrazione di un marchio figurativo (per bevande alcoliche), opposto dal Consorzio vino Chianti Classico, sulla base del marchio collettivo italiano figurativo registrato da quest’ultimo (per vini) e sui motivi dell’art. 8, para. 5 del Regolamento; questione rigettata in prima battuta dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito, “EUIPO”).

Quanto al requisito della somiglianza si tenga presente che, ai fini dell’applicabilità della predetta norma, è sufficiente che nel pubblico di riferimento si generi un accostamento tra i segni distintivi senza che sia necessaria una sovrapposizione integrale tra i marchi.

Nel caso di specie, la ricorrenza di tale elemento è stata desunta sotto il profilo visivo dal fatto che entrambi i segni rappresentavano un uccello domestico riprodotto in maniera simile. Sotto il profilo concettuale, una certa somiglianza è ravvisabile posto che l’elemento figurativo rinvia al concetto di gallo immediatamente riconoscibile nei due segni.

La tutela di cui all’art. 8, para. 5 del Regolamento presuppone inoltre che il marchio richiesto evochi nella mente del consumatore il marchio notorio anteriore realizzando pertanto un collegamento tra i due segni distintivi.

Nel caso in esame, il Tribunale UE rilevava come l’esistenza di una somiglianza tra il marchio notorio e il marchio richiesto dovesse valutarsi in concreto, fossero irrilevanti la natura collettiva o individuale dei segni in conflitto nonché la modalità di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio. A ciò si aggiunga che i segni distintivi avevano ad oggetto i medesimi prodotti (bevande alcoliche).

L’esame congiunto dei predetti elementi ha portato il giudicante a ritenere che il pubblico di riferimento avrebbe operato un collegamento tra i marchi in conflitto.

Infine, con riferimento ai profili di rischio per il marchio notorio, ciò che rileva per l’applicabilità dell’art. 8, para. 5 del Regolamento è che l’uso del marchio richiesto (i) rechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore; (ii) rechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; (iii) tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

La sentenza del Tribunale UE in commento constatava come l’utilizzo del marchio richiesto potesse trarre un indebito vantaggio dalla notorietà e dal prestigio del marchio anteriore, ritenendo sufficiente a tal fine l’allegazione che il marchio richiesto potesse determinare al marchio anteriore un nocumento futuro non ipotetico. Rischio peraltro avvalorato dal carattere distintivo (raffigurazione di un gallo privo di collegamento con i prodotti contraddistinti) del marchio anteriore.

L’organo giurisdizionale comunitario giungeva pertanto a riconoscere al marchio notorio anteriore registrato dal Consorzio Vino Chianti Classico la tutela estesa di cui all’art. 8, para. 5 del Regolamento respingendo il ricorso di Berebene S.r.l.

La pronuncia in esame si inserisce nel tradizionale binomio che vede da un lato la promozione dello sviluppo della libertà di impresa e di iniziativa economica e dall’altro la tutela nel tempo degli investimenti effettuati nel contesto imprenditoriale, con precipuo riferimento alla valorizzazione degli assets oggetto di proprietà intellettuale.

Si assiste in maniera sempre più diffusa ad un’intensa tutela del Marchio UE che grazie anche al suo ambito di applicazione territoriale necessita di una protezione giuridica rafforzata e tale da consentirgli adeguata sopravvivenza nel dinamico contesto economico contemporaneo.

Ecco allora che il buon esito della domanda di registrazione di un Marchio UE non può prescindere dalla considerazione della notorietà, della potenziale somiglianza e del collegamento con un marchio anteriore nonché dei vantaggi indebiti di cui si possa giovare il marchio registrando.

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