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Marchio UE: come evitare l’opposizione alla registrazione?

La recentissima sentenza resa dal Tribunale UE il 14 aprile 2021 all’esito della causa T-201/20, con riferimento al marchio figurativo Chianti Classico caratterizzato da un gallo di colore nero stilizzato, consente di soffermarsi sugli accorgimenti cui deve attenersi chi intende procedere alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea (di seguito, il “Marchio UE”) al fine di non vedere frustrati gli investimenti fatti per giungere a tale importante traguardo.

Un marchio richiesto, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio notorio anteriore, dovrà essere registrato laddove (i) sia esclusa una somiglianza visiva, fonetica e concettuale nell’ambito di una valutazione complessiva dei segni in conflitto; (ii) non sia rinvenibile un nesso con il marchio anteriore; (iii) non tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.

I suddetti presupposti sono stati vagliati dal Tribunale dell’Unione Europea (di seguito, il “Tribunale UE”) al fine di determinare la possibilità di tutelare un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, para. 5, del Regolamento CE n. 207/2009 (di seguito, il “Regolamento”, applicabile al caso di specie).

In particolare, il giudicante respingeva il ricorso promosso da Berebene S.r.l. volto ad ottenere la registrazione di un marchio figurativo (per bevande alcoliche), opposto dal Consorzio vino Chianti Classico, sulla base del marchio collettivo italiano figurativo registrato da quest’ultimo (per vini) e sui motivi dell’art. 8, para. 5 del Regolamento; questione rigettata in prima battuta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito, “EUIPO”).

Quanto al requisito della somiglianza si tenga presente che, ai fini dell’applicabilità della predetta norma, è sufficiente che nel pubblico di riferimento si generi un accostamento tra i segni distintivi senza che sia necessaria una sovrapposizione integrale tra i marchi.

Nel caso di specie, la ricorrenza di tale elemento è stata desunta sotto il profilo visivo dal fatto che entrambi i segni rappresentavano un uccello domestico riprodotto in maniera simile. Sotto il profilo concettuale, una certa somiglianza è ravvisabile posto che l’elemento figurativo rinvia al concetto di gallo immediatamente riconoscibile nei due segni.

La tutela di cui all’art. 8, para. 5 del Regolamento presuppone inoltre che il marchio richiesto evochi nella mente del consumatore il marchio notorio anteriore realizzando pertanto un collegamento tra i due segni distintivi.

Nel caso in esame, il Tribunale UE rilevava come l’esistenza di una somiglianza tra il marchio notorio e il marchio richiesto dovesse valutarsi in concreto, fossero irrilevanti la natura collettiva o individuale dei segni in conflitto nonché la modalità di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio. A ciò si aggiunga che i segni distintivi avevano ad oggetto i medesimi prodotti (bevande alcoliche).

L’esame congiunto dei predetti elementi ha portato il giudicante a ritenere che il pubblico di riferimento avrebbe operato un collegamento tra i marchi in conflitto.

Infine, con riferimento ai profili di rischio per il marchio notorio, ciò che rileva per l’applicabilità dell’art. 8, para. 5 del Regolamento è che l’uso del marchio richiesto (i) rechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore; (ii) rechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; (iii) tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

La sentenza del Tribunale UE in commento constatava come l’utilizzo del marchio richiesto potesse trarre un indebito vantaggio dalla notorietà e dal prestigio del marchio anteriore, ritenendo sufficiente a tal fine l’allegazione che il marchio richiesto potesse determinare al marchio anteriore un nocumento futuro non ipotetico. Rischio peraltro avvalorato dal carattere distintivo (raffigurazione di un gallo privo di collegamento con i prodotti contraddistinti) del marchio anteriore.

L’organo giurisdizionale comunitario giungeva pertanto a riconoscere al marchio notorio anteriore registrato dal Consorzio Vino Chianti Classico la tutela estesa di cui all’art. 8, para. 5 del Regolamento respingendo il ricorso di Berebene S.r.l.

La pronuncia in esame si inserisce nel tradizionale binomio che vede da un lato la promozione dello sviluppo della libertà di impresa e di iniziativa economica e dall’altro la tutela nel tempo degli investimenti effettuati nel contesto imprenditoriale, con precipuo riferimento alla valorizzazione degli assets oggetto di proprietà intellettuale.

Si assiste in maniera sempre più diffusa ad un’intensa tutela del Marchio UE che grazie anche al suo ambito di applicazione territoriale necessita di una protezione giuridica rafforzata e tale da consentirgli adeguata sopravvivenza nel dinamico contesto economico contemporaneo.

Ecco allora che il buon esito della domanda di registrazione di un Marchio UE non può prescindere dalla considerazione della notorietà, della potenziale somiglianza e del collegamento con un marchio anteriore nonché dei vantaggi indebiti di cui si possa giovare il marchio registrando.

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Marchio comunitario: come evitare la sua decadenza?

La titolarità di un marchio europeo trova riconoscimento giuridico in tutti i Paesi dell’Unione Europea sì da tutelare il suo titolare da azioni illecite ben oltre i nostri confini nazionali.

Per la registrazione di tale marchio devono essere rispettati i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità e le ulteriori prescrizioni stabilite dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 che dovranno risultare ricorrenti in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Quel che deve tenere a mente il titolare di un marchio comunitario è che ai requisiti indispensabili per la registrazione del marchio deve aggiungersi il requisito per assicurarne la “permanenza” in vita, vale a dire il suo pieno uso.

La normativa comunitaria, infatti, prevede le ipotesi di decadenza del marchio dell’Unione Europea per non uso nell’art. 58 par.1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1001/2017 (il “Regolamento”).

Il titolare di un marchio UE può, infatti, decadere dai suoi diritti nel caso in cui vi sia una mancanza di uso effettivo del marchio entro cinque anni dalla registrazione o il suo uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso in cui l’inutilizzo sia giustificato da un motivo legittimo.

Per evitare di incorrere in tale decadenza, il Tribunale dell’UE ha stabilito che il titolare deve provarne l’uso effettivo, allegando e comprovando le circostanze che attestino uno sfruttamento del segno diretto ad ottenere o mantenere quote di mercato nei settori da lui interessati.

La giurisprudenza comunitaria ha inoltre chiarito che l’uso effettivo consiste in uno sfruttamento realedel marchio da parte del titolare, o con il suo consenso, per conservare o trovare quote di mercato per prodotti o servizi, escludendo ipotesi di uso meramente simbolico o sporadico.

In particolare, il giudizio sulla sussistenza dell’uso effettivo del marchio deve tener conto della natura dei beni per i quali il segno è stato ideato, deve valutare le caratteristiche del mercato di riferimento, l’ampiezza e l’intensità del suo uso.

Il Tribunale dell’Unione Europea, pronunciatosi nella cause T-910/16 e T-911/16 con sentenza resa il 4 aprile 2019, ha precisato che al fine di valutare l’uso effettivo di un marchio non rileva il successo commerciale o la strategia di un’impresa, bensì occorre verificare che il marchio assolva la sua funzione essenziale, ovvero quella di “garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco sul mercato”.

Qualora ciò non sia dimostrato, il Regolamento prevede la decadenza che, tuttavia, non è automatica, ma dovrà essere rilevata da un soggetto interessato all’uso di quel marchio attraverso un’azione presso l’Ufficio competente (EUIPO) ovvero, qualora il titolare del marchio abbia promosso contro un soggetto un’azione di contraffazione, attraverso una domanda riconvenzionale.

E graverà sul titolare del marchio del quale si contesta il mancato uso effettivo provarne invece l’uso.

Quando la decadenza per non uso di un marchio viene richiesta con domanda riconvenzionale anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione normativamente previsto, bisogna determinare il giorno nel quale può fissarsi a tutti gli effetti compiuto il periodo di mancato uso.

Con una recente pronuncia (Sent. del 17/12/2020 C-607/19), la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito, “CGUE”) si è pronunciata sulla questione.

Nello specifico, la Corte di giustizia federale tedesca, investita della questione in via riconvenzionale nell’ambito di un’azione di contraffazione di un marchio, ha chiesto, in via pregiudiziale, alla CGUE, di appurare (i) se l’individuazione del giorno di compimento (il cosiddetto dies ad quem) del periodo di mancata utilizzazione del marchio sia previsto dal Regolamento; (ii) quale sia la data da prendere in considerazione.

La CGUE, nella sua motivazione, ha rilevato che l’art. 55, par.1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 (applicabile al caso di specie), prevede che il marchio dell’UE è ritenuto privo del suo status giuridico nei limiti in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale; inoltre, su richiesta della parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore in cui è sopravvenuta una delle cause di decadenza.

La CGUE ritiene dunque che sia da escludere che il termine del periodo quinquennale di mancata utilizzazione possa essere individuato con la data dell’ultima udienza di discussione del procedimento nazionale – momento rilevante ai fini del diritto tedesco per l’adozione della decisione del giudice – in quanto una tale ipotesi sarebbe considerata contraria con i generali scopi della decadenza previsti dallo stesso regolamento.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 55, par.1, del Regolamento (CE) n. 207/2009, secondo la CGUE, è dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale che dovrebbe valutarsi se sia giunto a conclusione il termine continuativo quinquennale di non utilizzazione, il quale rappresenta una delle circostanze che permettono di appurare la decadenza di cui all’art. 51, par.1, di tale regolamento.

Per la CGUE la domanda di accertamento del mancato uso effettivo di un marchio potrà essere validamente accolta unicamente nel caso in cui il mancato uso effettivo si sia verificato prima della proposizione della domanda giudiziale.

Secondo la CGUE, al fine di garantire identità di portata della tutela del marchio nei confini dell’Unione Europea, la fondatezza della domanda di decadenza non può essere ancorata alla durata del procedimento nazionale.

Nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano è possibile ipotizzare che la questione trattata sarebbe stata decisa in conformità al principio espresso dalla CGUE.

Va, infatti, considerato che la domanda giudiziale ha effetti sostanziali, conservativi e attributivi, in quanto diretti a far conseguire all’attore, laddove vittorioso, le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda.

In altri termini, con la pronuncia a definizione del giudizio l’Autorità Giudiziaria considera la situazione sostanziale dedotta in giudizio per come esistente al momento della proposizione della domanda.

Nel caso di specie, pertanto, il dies ad quem per la determinazione del non uso su cui si fonda la domanda di decadenza del marchio sarebbe ragionevolmente stato individuato alla data di proposizione della relativa domanda giudiziale.

Registrare un marchio comunitario, pertanto, assicura al suo titolare una tutela piena ed ad ampio spettro che però non è incondizionata e sempiterna: il mancato uso effettivo, infatti, potrà condurlo inesorabilmente alla mannaia della decadenza.

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L’apertura di credito del Decreto Liquidità alle società di capitali

Con il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 evocativamente intitolato “Liquidità”, il Legislatore d’urgenza appronta – tra le altre, commentate in quest’articolo – delle misure di quarantena ad alcuni “comparti” del diritto societario con il dichiarato intento di preservare le società in sofferenza patrimoniale dagli effetti lesivi del Covid-19 (qui il prontuario del contenuto degli da 5 a 10 del Decreto Liquidità).
Così con l’art. 6 del Decreto si esonerano le società di capitali dall’adottare gli adempimenti in caso di perdita di oltre un terzo del capitale sociale prescritti:
a) dagli articoli 2446, comma 2 e 3 per quanto concerne le società per azioni, nonché dall’art. 2482 bis del codice civile per quanto concerne le società a responsabilità limitata;
b) dall’art. 2447 per quanto concerne le società per azioni e dall’art. 2482 ter per quanto concerne le società a responsabilità limitata, che ineriscono la predita di capitale sociale che eroda la soglia minima di capitale sociale;
e si sospende – coerentemente con quanto previsto sopra – l’applicabilità dell’art. 2484, primo comma, n.4 per quanto concerne le società di capitali e dell’art. 2585 duodecies del codice civile per quanto concerne le società cooperative, vale a dire la previsione di scioglimento delle società in caso di mancata adozione degli interventi di ricapitalizzazione oltre la soglia minima prescritta.
Pertanto, a partire dal giorno 8 aprile scorso e fino alla data del 31 dicembre 2020 qualora si accusino perdite del capitale sociale oltre un terzo nel corso degli esercizi 2019 e 2020 l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approvi il bilancio dell’esercizio 2019 e/o 2020 non sarà tenuto a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ovvero a ridurre il capitale sociale e contestualmente a riportare il capitale sociale oltre la soglia minima prescritta per legge.
Né, tantomeno, dovranno attivarsi gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza mediante ricorso al tribunale affinché venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Naturalmente resta vigente l’obbligo previsto dall’art. 2446 del codice civile, ragion per cui in caso di perdite che intacchino il capitale sociale di oltre un terzo gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, dovranno sempre e comunque convocare l’assemblea non tanto “per gli opportuni provvedimenti” che potranno essere temporaneamente sospesi ma per sottoporre la relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.
Si direbbe che il Decreto Liquidità induca le società di capitali ad un “estote parati” (sulla scorta dell’informativa sullo stato patrimoniale della società e sui provvedimenti che a rigor di codice civile dovrebbero essere assunti senza indugio) ma senza l’obbligo di intervenire contro l’erosione del capitale sociale verificatasi nel corso dell’esercizio sociale antecedente e contestuale all’epidemia.
Pertanto, i soci, pur prendendo atto di perdite pari ad oltre un terzo del capitale sociale verificatesi nell’anno 2019 potranno – stante il contesto epidemico dell’anno nel quale dovrebbero assumersi gli adempimenti di cui agli artt. 2446 comma 2 e 3 del codice civile – astenersi dal deliberare la riduzione proporzionale del capitale così come contestualmente reintegrarlo oltre la soglia minima come previsto dall’art. 2447 del codice civile.
Vi è da dire che, al fine di potersi avvalere della misura da quarantena, bisognerà che gli estensori della relazione sulla situazione patrimoniale della società e delle relative osservazioni sulla medesima diano rappresentazione quanto alle perdite registrate nell’esercizio 2019 che le stesse non possano essere ripianate con i provvedimenti di cui all’art. 2446, comma 2 e 3 o dell’art. 2447, del codice civile a cagione della ingravescente sofferenza patrimoniale acuitasi a causa del contesto epidemico e che le perdite accusate nell’esercizio 2020 siano riconducibili proprio alla contrazione finanziaria e/o a quella economica prodotta dalla temperie epidemica.
Gli organi sociali devono, pertanto, comprovare che l’emergenza imposta dal Covid -19 – si direbbe anzitutto dal lockdown vigente dal 9 marzo scorso che si protrarrà almeno fino al prossimo 4 maggio salvo proroghe o allentamenti della morsa per comparti produttivi – sia la causa dell’incapacità della società “contagiata” di ridurre la perdita consolidatasi nell’anno 2019 o che sia la causa stessa della perdita che intacchi per oltre un terzo il capitale sociale.
Come già osservato, deve ritenersi sospesa, altresì, la previsione di cui all’art. 2447 del codice civile rilevante per la fattispecie della perdita di oltre un terzo del capitale sociale che comporti la riduzione del capitale sociale sotto la soglia minima stabilita dall’art. 2327 del codice civile.
La sospensione temporanea di tale previsione potrebbe, tuttavia, indurre a ritenere che in caso di perdite di ben oltre il terzo che portino il capitale sociale sotto soglia minima non ricorra comunque l’obbligo dell’organo gestorio di convocare l’assemblea quantomeno per rappresentare la situazione patrimoniale della società dandone compiuta evidenza con la relazione di cui all’art. 2446 c.c.
Ebbene, se si interpretasse l’art. 2447 del codice civile e la sua deroga disposta dal Decreto Liquidità senza richiamare la “sopravvivenza” anche in tempo di epidemia dell’obbligo informativo previsto in capo all’organo gestorio dall’art. 2446, comma 1, del codice civile si configurerebbe una lesione al diritto dei soci e dei creditori della società a ricevere una doverosa informativa sullo stato patrimoniale della società e sulle sue stesse prospettiva di ricapitalizzazione ovvero di trasformazione o di messa in liquidazione una volta superata la moratoria epidemica.
Da ultimo, stante la possibilità di astenersi dall’adozione delle misure prescritte in caso di riduzione del capitale sociale il Legislatore d’urgenza epidemica riconosce all’organo gestorio ed assembleare il potere di porre la società amministrata “in terapia sub-intensiva” fino al 31 dicembre 2020 sospendendo l’efficacia dell’art. 2484, comma 1, n.4. del codice civile (che, ricordiamo, prevede lo scioglimento della società per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale fatta salva l’adozione delle misure di cui agli artt. 2447 e 2482 ter del codice civile), lasciando che a far data dal 1° gennaio 2021 – finito il periodo di degenza del paziente societario – l’organo gestorio ed assembleare mettano in atto la terapia più opportuna per una reintegrazione del patrimonio ovvero per la messa in liquidazione in applicazione alla disciplina ordinaria.
Con le misure fatte oggetto di queste brevi note le società italiane dovranno dimostrare di saper affrontare due sfide lanciate dall’oscuro operatore sleale Covid-19: quella propriamente produttiva, vale a dire di saper continuare ovvero di saper riprendere ad essere competitiva ed efficiente sul mercato e quella più di sistema, vale a dire di saper gestire il proprio stato patrimoniale ed il proprio conto economico sapendo maneggiare adeguatamente e responsabilmente il rischio economico-patrimoniale-finanziario.
E sarà anche dall’esito di queste sfide che si vedrà se il mondo produttivo italiano avrà trovato o no nella sfida pandemica un miglior modo di declinare profitto e cultura aziendale di buona e responsabile amministrazione.

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Quando la contrarietà al “buon costume” impedisce la registrazione del marchio UE? Una pronuncia della CGUE

All’esito del giudizio C-240/19 P, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), con sentenza del 27 febbraio 2020, si è pronunciata sulla nozione di “buon costume” quale impedimento assoluto alla registrazione di un marchio comunitario, con riferimento alla validità del segno distintivo “Fack Ju Göthe” (la “Sentenza”).

La nozione di buon costume riassume i canoni fondamentali di onestà, pudore e onore espressi dalla società in una data epoca. Il buon costume si atteggia come clausola generale in quanto il legislatore non specifica in cosa debbano concretamente tradursi questi canoni, ma lascia la loro concreta determinazione all’interprete. La scelta è consapevole, perché la morale muta e si evolve con il passare del tempo e la società di oggi può ritenere meritevoli di tutela atti che la società di ieri reputava contrari al buon costume, e viceversa.[1]

Pertanto la nozione di buon costume risulta individuabile, caso per caso, con riferimento alla contingenza storico/sociale e morale di una comunità.

Sul concetto di buon costume si è pronunciata altresì la giurisprudenza di legittimità.

Secondo la Suprema Corte: “La nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9941/2010).

E ancora: “La nozione di buon costume comprende in via generale tutti quei principi e tutte quelle esigenze etiche che costituiscono la morale sociale, a cui i consociati, complessivamente, uniformano i propri comportamenti, in un determinato contesto storico” (Cass. Pen., Sez. II sent. n. 14440/2007).

Ebbene, anche la CGUE con la Sentenza ha interpretato la nozione di buon costume quale assoluto impedimento alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Tale pronuncia conferma la relatività e la temporaneità del concetto di buon costume.

La ricorrente, Constantin Film Produktion GmbH, adiva la CGUE chiedendo l’annullamento della sentenza del 24 gennaio 2018 con cui il Tribunale dell’Unione Europea (T-69/17) respingeva il ricorso volto all’annullamento della decisione della V Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) relativo alla registrazione del segno distintivo “Fack Ju Göthe” contestando anzitutto l’erronea interpretazione dell’art. 7, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 207/2009 (il “Regolamento”).

La norma dispone che “sono esclusi dalla registrazione (…) f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume”.

I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957.

Il segno denominativo “Fack Ju Göthe” corrisponde peraltro al titolo di una commedia cinematografica tedesca di grande successo. La componente “Fack Ju”, foneticamente simile e dal significato analogo all’espressione inglese “Fuck you”, era stata ritenuta intrinsecamente volgare, idonea a turbare il pubblico di riferimento e, pertanto, contraria al buon costume.

A tale proposito, la CGUE rileva che la percezione della citata espressione inglese da parte del pubblico germanofono non è necessariamente identica alla percezione che ne ha il pubblico anglofono, poiché la sensibilità nella lingua madre è potenzialmente maggiore rispetto a quanto avviene in una lingua straniera.

Nell’esaminare i motivi del ricorso, la CGUE, dopo aver rilevato l’assenza di una nozione di ordine pubblico nel Regolamento, afferma che tale concetto deve essere interpretato alla luce del suo significato abituale e del contesto in cui esso è generalmente utilizzato.

Secondo la CGUE, la valutazione di un segno di cui è richiesta la registrazione come marchio dell’Unione europea volta a verificarne la contrarietà al buon costume nell’ambito dell’art. 7, comma 1, lett. f) del Regolamento richiede l’analisi di tutti gli elementi specifici del caso. Dovendosi intendere la percezione del pubblico di riferimento in rapporto ai valori morali della società in un dato momento storico.

A tal fine occorre considerare tutti gli elementi allegati dal richiedente a dimostrazione del fatto che il segno distintivo non sia percepito dal pubblico come contrario ai canoni fondamentali di onestà, pudore e onore espressi dalla società.

L’analisi del segno denominativo “Fack Ju Göthe”, al fine di valutarne l’eventuale contrarietà al buon costume, non può pertanto prescindere dall’esame degli elementi idonei a chiarire la percezione che dello stesso ha il pubblico di riferimento, quello germanofono dell’Unione ossia segnatamente quello di Germania e d’Austria.

La CGUE rileva come nel caso di specie il Tribunale dell’Unione Europea abbia omesso di considerare gli elementi in grado di chiarire il modo in cui il pubblico di riferimento percepisce il marchio stesso.

Come sottolineato infatti dall’avvocato generale (§ 94 delle sue conclusioni) tra questi elementi rilevano: il successo riscosso dall’omonima commedia presso il grande pubblico, la circostanza che il suo titolo non sembra aver dato adito a controversie, il fatto che sia stato autorizzato l’accesso del pubblico giovane alla visione della commedia e che il Goethe Institut utilizzi la commedia a fini pedagogici.

Dai predetti elementi, a giudizio della CGUE, è possibile desumere che il pubblico germanofono non percepisce il segno denominativo “Fack Ju Göthe” come moralmente inaccettabile e come tale incompatibile con il buon costume.

La CGUE ha accolto il primo motivo d’impugnazione volto a censurare l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. f) del Regolamento compiuta dal Tribunale dell’Unione Europea, senza che fosse necessario esaminare gli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione.

Il giudizio del Tribunale dell’Unione Europea non doveva basarsi, come indicato dalla CGUE, su un giudizio meramente astratto sulla contrarietà al buon costume ai fini della registrabilità del segno “Fack Ju Göthe”.

La CGUE conclude statuendo l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 gennaio 2018 (T-69/17), della decisione della V Commissione di ricorso dell’EUIPO (procedimento R 2205/2015-5) e condannando l’EUIPO a supportare le spese sostenute dalla Constantin Film Produktion GmbH relative ai due gradi di giudizio.

In conclusione, non è possibile tracciare delle linee guida generali tali da poter sistematicamente verificare l’idoneità di un segno distintivo a non essere contrario al concetto di buon costume di cui dell’art. 7, comma 1, lett. f) del Regolamento stante la relatività e la temporaneità di tale principio. Occorre effettuare una valutazione caso per caso di tutti gli elementi specifici per stabilire in che modo il pubblico di riferimento percepisca un segno potenzialmente contrario al buon costume qualora esso sia utilizzato come marchio per i prodotti o i servizi che sono oggetto della domanda di registrazione.

 

[1] Treccani Enciclopedia Online, cfr. “buon costume”.

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Diritto d’autore e sampling: una disanima delle conclusioni dell’Avvocato Generale UE in relazione all’opera “Metall auf Metall” dei Kraftwerk

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata dalla Corte Federale di Giustizia tedesca a prendere parola nel contesto del dibattito che contrappone la libertà artistica al tradizionale diritto di proprietà. La problematica del sampling rientra nel solco del diritto dell’Unione, il cui interesse è nato a seguito di alcune pronunce delle più alte autorità giurisdizionali tedesche.

Il sampling (campionatura) è una tecnica consistente nel prelevare, con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, estratti (samples o campioni, da cui il nome della tecnica) di un fonogramma al fine di utilizzarli come elementi di una nuova composizione in un altro fonogramma. Al momento del loro riutilizzo tali estratti sono spesso “mixati”, modificati e ripetuti a ciclo continuo, in maniera da essere più o meno riconoscibili nella nuova opera. Va altresì osservato che può trattarsi di estratti di differenti lunghezze, di una durata compresa tra meno di un secondo e varie decine di secondi. Il sampling è dunque un fenomeno dalle molte sfaccettature, il che non facilita la sua qualificazione giuridica.[1]

Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte alla valutazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si rende necessaria una breve disamina della normativa comunitaria applicabile in materia.

In primo luogo, la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, all’art. 2, lettera c), riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche.

In secondo luogo, la Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, all’art. 9, paragrafo 1, lett. b), dispone che gli Stati Membri riconoscano ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico i loro fonogrammi.

Nella fattispecie concreta i sigg. Ralf Hütter e Florian Schneider-Esleben, ricorrenti in primo grado e convenuti in cassazione (in seguito congiuntamente, i “Convenuti”), membri del gruppo musicale Kraftwerk, pubblicavano nel 1977 un fonogramma contenente l’opera intitolata Metall auf Metall. I componenti del gruppo sono produttori del fonogramma, artisti interpreti dell’opera in esame e il Sig. Hütter ne è altresì l’autore.

La Pelham GmbH è la produttrice di un fonogramma contenente l’opera intitolata Nur mir, interpretata dalla cantante Sabrina Setlur. I sigg. Moses Pelham e Martin Haas, convenuti in primo grado e ricorrenti in cassazione (in seguito congiuntamente, i “Ricorrenti”), sono autori dell’opera.

I Convenuti sostengono che la Pelham GmbH nonché i sigg. Pelham e Haas hanno copiato, con la tecnica del sampling, circa due secondi di una sequenza ritmica dal titolo Metall auf Metall e li hanno integrati, mediante ripetizioni continue, nel brano Nur mir. Essi ritengono che i sigg. Pelham e Hass abbiano così violato il diritto connesso di cui sono titolari in qualità di produttori del fonogramma in questione. In subordine, i Convenuti fanno valere il diritto di proprietà intellettuale di cui sono titolari in qualità di artisti interpreti nonché la violazione del diritto d’autore del sig. Hütter sull’opera musicale. In via ulteriormente subordinata, deducono una violazione della normativa in materia di concorrenza. Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio, tuttavia, riguarda unicamente i diritti dei Convenuti in quanto produttori del fonogramma.

I Convenuti hanno chiesto la cessazione della violazione, la concessione del risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni e la consegna dei fonogrammi in vista della loro distruzione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e l’appello interposto dai Ricorrenti è stato respinto. A seguito di un’impugnazione in cassazione dei Ricorrenti, la sentenza emessa dal giudice d’appello è stata invalidata dal giudice del rinvio, con sentenza del 20 novembre 2008, e la causa è stata rimessa al giudice d’appello per un nuovo esame. Ancora una volta, il giudice d’appello ha respinto l’appello interposto dai Ricorrenti. A seguito di una nuova impugnazione per cassazione dei Ricorrenti, il giudice del rinvio questa volta ha respinto tale impugnazione con sentenza del 13 dicembre 2012. Tale sentenza è stata annullata dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), che ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea sei questioni pregiudiziali per cui l’Avvocato Generale, Maciej Szpunar, ha prospettato il 12 dicembre 2018 le seguenti soluzioni.

Anzitutto, secondo l’avvocato Generale, il campionamento quando è compiuto senza l’autorizzazione del produttore del fonogramma estratto al fine di utilizzarlo in un altro fonogramma costituisce una lesione del diritto esclusivo di riproduzione del produttore del primo fonogramma ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della Direttiva 2001/29.

Inoltre, in considerazione del fatto che con la tecnica del sampling il produttore crea un nuovo fonogramma, quest’ultimo non rappresenta una copia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/115.

Oltre a ciò, l’avvocato Generale esclude che una norma di diritto nazionale possa determinare limiti ed eccezioni ulteriori ai diritti esclusivi del produttore di fonogrammi rispetto a quanto previsto all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2001/29.

Ancora, con specifico riferimento all’eccezione della citazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, nel sampling l’estratto di un fonogramma è inserito un altro fonogramma senza la volontà manifesta di creare un’interazione con il primo fonogramma e in maniera non distinguibile dal resto di tale secondo fonogramma con conseguente disapplicazione dell’utilizzo ai fini di citazione.

Per di più, i diritti esclusivi di riproduzione e di distruzione di cui agli artt. 2 – 4 della Direttiva 2001/29 nei limiti delle eccezioni ex art. 5 delle medesima Direttiva non lasciano margini di discrezionalità circa le restrizioni dei predetti diritti esclusivi in sede di recepimento nel diritto nazionale.

Infine, l’Avvocato Generale concludeva affermando che il diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione parziale di loro fonogrammi nei casi di utilizzo a fini di sampling non è in contrasto con la libertà delle arti come sancita all’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il tema sottoposto all’attenzione della Corte è estremamente attuale e di particolare importanza, stante il diffondersi sempre maggiore della tecnica del sampling quale strumento di creazione di brani musicali, e sarà pertanto cruciale per l’evoluzione del diritto d’autore l’orientamento della Corte.

A mio avviso, consentire la tecnica del sampling solamente previa autorizzazione del produttore del primo fonogramma potrebbe costituire un pericoloso freno alla libertà d’espressione dell’individuo che ai giorni nostri si manifesta sempre più tramite la generazione di fonogrammi con la tecnica del sampling. Inoltre si porrebbe il problema di tradurre operativamente una limitazione solo astrattamente ipotizzabile. È pur vero che una piena libertà di prelievo e riutilizzo di un sample altrui costituirebbe un indefettibile ostacolo all’effettività della tutela del diritto d’autore.

In ragione del fatto che un fonogramma è tutelabile con riguardo all’investimento finanziario e organizzativo sostenuto non risulta ipotizzabile l’applicazione di limiti quantitativi quali parametri per determinare la violazione del diritto esclusivo del produttore.

Non resta che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

[1]Piesiewicz P., «Dzieło muzyczne i nowe technologie (aspekty prawne “samplingu”)», Państwo i prawo, n. 3/2006.

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